Tożsamość przedmiotowa znaków towarowych – krajowego i wspólnotowego (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.)

Jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa podmiotowe. Prawa te są nabywane, chronione, unieważniane i wygaszane w odrębnym trybie i mogą być przedmiotem odrębnych umów (np. licencji lub sprzedaży). Może to uzasadniać wniosek, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, identycznego do znaku towarowego chronionego krajowym prawem z rejestracji, tocząca się między tymi samym stronami i dotycząca tego samego zachowania pozwanego, nie jest tożsama pod względem przedmiotowym w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. ze sporem o naruszenie prawa ochronnego do identycznego krajowego znaku towarowego; w jednej sprawie powód dochodzi roszczeń z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, w drugiej zaś roszczeń z tytułu naruszenia prawa do krajowego znaku towarowego.

Przyjęcie powyższego stanowiska pociąga za sobą ryzyko wydania rozbieżnych orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznych znaków towarowych, chronionych równolegle krajowym i wspólnotowym tytułem ochronnym. Ryzyko to eliminują częściowo przepisy rozporządzenia zawarte w sekcji 1 "Powództwa cywilne na podstawie kilku znaków towarowych" tytułu XI "Skutki dla ustawodawstwa państw członkowskich", a w szczególności w art. 105 rozporządzenia, zatytułowanym "Powództwa cywilne równoczesne i sukcesywne na podstawie wspólnotowych znaków towarowych i krajowych znaków towarowych". Przepis ten obejmuje cztery ustępy; ustęp 1 znajduje zastosowania do powództw równoczesnych (równoległych), ustępy 2 i 3 dotyczą powództw sukcesyjnych, natomiast ustęp 4 reguluje zabezpieczenie obu rodzajów powództw.

Zgodnie z art. 105 ust. 1, "w przypadku gdy powództwa o naruszenie wnoszone są na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądami różnych Państw Członkowskich, jedno na podstawie wspólnotowego znaku towarowego, drugie na podstawie krajowego znaku towarowego, sąd inny niż sąd, przed którym najpierw wytoczono powództwo, uznaje z urzędu swoją niewłaściwość, gdy dane znaki towarowe są identyczne i ważne dla identycznych towarów lub usług". Z przepisu tego wynika, że prawodawca wspólnotowy uznaje sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług, z których jedna została wniesiona na podstawie rozporządzenia, a druga na podstawie krajowego prawa znaków towarowych, za sprawy o to samo roszczenie, niezależnie od tego, iż dotyczą dwóch odrębnie funkcjonujących i chronionych praw podmiotowych. Opierając się na wykładni językowej powołanego przepisu, doktryna wskazuje, że stosuje się go wyłącznie w tych przypadkach, w których równoczesne postępowania na podstawie prawa do znaku wspólnotowego i prawa do znaku krajowego zostały wszczęte w różnych państwach członkowskich. A contrario, przepis ten nie znajduje zastosowania do sytuacji, w której postępowania sądowe prowadzone są równolegle przed sądami tego samego państwa członkowskiego. Kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta na podstawie przepisów krajowego prawa procesowego.

Można bronić poglądu reprezentowanego w skardze kasacyjnej powoda i traktować oba postępowania jako sprawy nie o to samo roszczenie. Nie jest to jednak uzasadnione, należy bowiem uznać, że rozważając zastosowanie w niniejszej sprawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., nie można abstrahować od przyjętej przez prawodawcę wspólnotowego w art. 105 ust. 1 rozporządzenia kwalifikacji roszczeń z tytułu naruszenia identycznych znaków towarowych. Skoro prawodawca wspólnotowy uznał, że wytoczenie powództwa przed sąd jednego państwa na podstawie wspólnotowego znaku towarowego pozbawia możliwości rozpoznania sprawy między tymi samymi stronami o naruszenie prawa do identycznego krajowego znaku towarowego przez sąd innego państwa członkowskiego, analogicznie należy interpretować pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w krajowym prawie procesowym. W przeciwnym razie, sądy państw członkowskich mogą wydawać rozbieżne rozstrzygnięcia w zależności od tego, czy równoległe postępowania toczą się przed sądami tego samego państwa, czy przed sądami różnych państw. Byłoby to sprzeczne z zasadą funkcjonalności systemowej oraz godziłoby w efektywność prawa wspólnotowych znaków towarowych.

Pogląd, że sprawy o naruszenie identycznego znaku towarowego należy traktować jako sprawy o to samo roszczenie, znajduje także dodatkowo - przynajmniej częściowo - potwierdzenie w treści art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Zgodnie z art. 105 ust. 2 w oficjalnej polskiej wersji językowej, "sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie wspólnotowego znaku towarowego oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego znaku krajowego ważnego dla identycznych towarów lub usług", natomiast stosownie do art. 105 ust. 3, "sąd rozpatrujący powództwo o naruszenie na podstawie krajowego znaku towarowego, oddala powództwo, jeżeli wydane już zostało orzeczenie co do istoty sprawy w tym samym przedmiocie sporu między tymi samymi stronami na podstawie identycznego wspólnotowego znaku towarowego ważnego dla identycznych towarów lub usług".

Porównanie polskiej wersji językowej z wersjami w innych językach urzędowych wskazuje, iż oficjalne tłumaczenie rozporządzenia odbiega od treści przepisów innych państw członkowskich. Różnica polega na użyciu zwrotu "oddala powództwo" zamiast "odrzuca powództwo", w innych wersjach językowych użyto bowiem zwrotów reject the action, weist die Klage ab oraz rejette Vaction. Porównanie różnych wersji językowych ujawniło również rozbieżności w przedmiocie rodzaju orzeczenia, którego wydanie skutkuje aktualizacją obowiązku odrzucenia pozwu. Polska wersja językowa mówi o "orzeczeniu co do istoty sprawy", a pozostałe wersje językowe posługują się określeniami wskazującymi na "prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy" (final judgement on the merits, rechtskräftiges Urteil oraz jugement définitif).

Z art. 105 ust. 2 i 3 wynika, że sprawa o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego korzysta z powagi rzeczy osądzonej w tym znaczeniu, że wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia przez jakikolwiek sąd jakiegokolwiek państwa członkowskiego w sprawie o naruszenie określonego znaku towarowego między tymi samymi stronami wyłącza możliwość merytorycznego rozpoznania wytoczonego później powództwa o naruszenie prawa do identycznego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy podstawę prawną powództwa stanowi naruszenie prawa do wspólnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko takie rozwiązanie umożliwia eliminację ryzyka wydawania sprzecznych ze sobą orzeczeń w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla identycznych towarów lub usług i chronionego jednocześnie wspólnotowym i krajowym tytułem ochronnym. Przemawia to za uznaniem powództw z tytułu naruszenia identycznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego za sprawy o to samo roszczenie.

Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie ogranicza przysługujących mu praw. Roszczenia, z którymi na podstawie art. 9 rozporządzenia może wystąpić z tytułu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, są identyczne z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa własności przemysłowej. Przesłanki naruszenia i zakres ochrony również są identyczne, zatem uprawniony ze wspólnotowego i krajowego tytułu ochronnego musi jedynie podjąć decyzję, czy będzie poszukiwał ochrony z tytułu naruszenia przysługującego mu prawa na podstawie przepisów prawa krajowego, czy przepisów prawa wspólnotowego.

Należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105 rozporządzenia rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub usług, zasady te nie znajdują zastosowania.

Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 343/06

Standard: 15708 (pełna treść orzeczenia)