Formalne uprawnienie z zarejestrowania znaku towarowego a materialnoprawna realizacja uprawnienia

Podstawowym przepisem regulującym ochronę osoby uprawnionej do znaku towarowego jest

art. 296 p.w.p. W ustępie 2 pkt 3 tego przepisu, przewidziano szczególną ochronę renomowanego znaku towarowego. W myśl art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego do takiego

znaku polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść nienależytą korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Osoba, której prawo ochronne zostało w taki sposób naruszone, może żądać od osoby, która to prawo naruszyła, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Ochrona może przysługiwać przeciwko każdej osobie dopuszczającej się naruszenia prawa chronnego do znaku, a więc niezależnie od tego czy naruszyciel sam korzysta z prawa do zarejestrowanego później znaku, czy też posługuje się znakiem niezarejestrowanym.

W razie dokonania naruszeń przez używanie znaku zarejestrowanego należy przyjąć, że sam fakt zarejestrowania stwarza tylko uprawnienie formalne do używania znaku, zaś na wniosek zainteresowanego, Sąd ma prawo ocenić, czy materialnoprawna realizacja takiego uprawnienia, czyli praktyczne korzystanie z niego, zasługuje na ochronę prawną czy też nie.

Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, Sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie stanowi jego unieważnienia.

Pogląd o celowości odróżniania formalnego uprawnienia, płynącego z faktu zarejestrowania znaku, od materialnoprawnej realizacji tego uprawnienia, wyraził też Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 17.6.2004 r., V CK 280/04 oraz z dnia 25.5.2005 r., I CK 747/04 (niepubl.).

Stanowisko to należy podzielić, gdyż ma ono głębokie zakotwiczenie w systemie prawa cywilnego. Podobny mechanizm obowiązuje przecież przy stosowaniu art. 5 KC, kiedy to Sąd uznaje, że powodowi przysługuje wprawdzie określone prawo podmiotowe, ale oceniając, że jego realizacja nie zasługuje na ochronę z racji wykorzystywania tego uprawnienia w sposób sprzeczny z zasadami

współżycia społecznego, odmawia udzielenia ochrony prawnej.

Jeśli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, to naruszyciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie. W razie dalszego posługiwania się takim znakiem, właściciel znaku zarejestrowanego

wcześniej może dochodzić roszczeń wobec naruszyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku. Stąd też nieusprawiedliwione są zarzuty skargi naruszenia art. 296 p.w.p. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Wyrok SN z dnia 23.10.2008 r., V CSK 109/08

Standard: 14332 (pełna treść orzeczenia)