Renomowany znak towarowy

Ocenę, czy dany znak może być uznany za znak renomowany utrudnia fakt, że nie ma ustawowej definicji takiego znaku. Dodatkowo zaś, jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, orzecznictwo krajowe różni się w tej kwestii od orzecznictwa unijnego, jeśli chodzi o rozłożenie pewnych akcentów. Orzecznictwo unijne kładzie bowiem nacisk na stopień powszechności znajomości znaku, jego rozpoznawalność (por. wyrok Sądu UE z dnia 25 stycznia 2012 r., T - 332/10, Viaguara p - ko OHIM - Pfizer, czy wyrok ETS z dnia 6 października 2009 r., C - 3o1/07 Pago International), podczas gdy orzecznictwo krajowe akcentuje prestiż znaku, jego siłę przyciągania i zdolność reklamową (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127), z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, czy powołany wyrok z dnia 29 listopada 2009 r., V CSK 71/09). Z kolei w zaskarżonym wyroku Sąd przywiązał szczególną wagę do nakładów powoda na reklamę oraz do ilości otwieranych i funkcjonujących punktów sprzedaży jego wyrobów, co może nie być wystarczająco jednoznacznym wyrazem i podstawą do przyznania jego znakowi waloru znaku renomowanego. Nie można też podzielić stanowiska Sądu, który ustalał renomę znaku powoda wyłącznie na datę wyrokowania w niniejszej sprawie. Tymczasem decydującym okresem do badania tej kwestii powinno być rozpoczęcie używania w obrocie gospodarczym przez pozwanego znaku podobnego do znaku towarowego powoda (2006 r.) i uwieńczenie tego okresu zgłoszeniem przez pozwanego do zarejestrowania podobnego znaku w Urzędzie Patentowym, co miało miejsce w 2008 r. Przyjęcie stanowiska Sądu prowadzi w konsekwencji do tego, iż sygnowanie przez pozwanego swoich wyrobów znakiem towarowym podobnym do znaku powoda byłoby początkowo legalne, a stałoby się bezprawne dopiero z chwilą uzyskania renomy przez znak powoda, czego nie można zaakceptować.

Warto też dodać, że, jak uczy doświadczenie, renoma znaku nie jest cechą stała danego produktu W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera okoliczność, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/Wa …/15 uznał, że w 2008 r. znak towarowy powoda nie miał cech znaku renomowanego. Tym samym podważa to zasadność udzielonej powodowi w zaskarżonym wyroku ochrony prawnej na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 3 p.w.p., przewidzianej dla podobnego znaku renomowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów.

Wyrok SN z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 171/16

Standard: 13143 (pełna treść orzeczenia)

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (uprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) i Sądu Pierwszej Instancji dotyczącym ochrony znaków towarowych na podstawie przepisów wspólnotowych - zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) (Dz. U. UE. L.1989.40.1), Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L. 2008.299.25) oraz w rozporządzeniu nr 207/2009 - wyjaśniono bliżej sposób oceny istnienia podstaw udzielenia ochrony prawnej w razie bezpodstawnego używania przez inny podmiot znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego wcześniej renomowanego znaku towarowego. Punktem wyjścia jest ustalenie identyczności lub pewnego stopnia podobieństwa ocenianego znaku towarowego z wcześniej zarejestrowanym renomowanym znakiem towarowym. Nie chodzi tu o podobieństwo tego stopnia, aby wprowadzało w błąd co do pochodzenia towarów i usług, ale na tyle duży by wywołało u danego kręgu odbiorców kojarzenia tych dwóch znaków, tj. wywołania u nich przekonania, że między oznaczeniami występuje pewien związek, mimo nie mylenia ich ze sobą. Innymi słowy, ustalenie pewnego stopnia podobieństwa stanowi podstawę ustalenia istnienia związku myślowego skojarzenia, polegającego na tym, że przeciętny konsument kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., w sprawie C-375/97, General Motors oraz z dnia 23 października 2003 r., w sprawie C-408/01, Adidas-Salomon). Oceny istnienia tego związku należy dokonać całościowo, mając na uwadze wszystkie czynniki takie jak: stopień podobieństwa między przeciwstawianymi znakami, charakter towarów i usług, dla których przeciwstawione ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnić między tymi towarami i usługami oraz dany krąg odbiorców, intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego, istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Nie jest konieczne zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorcy, że towary pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 października 2003 r., C-408/01, z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc.). Natomiast ustalenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przesądza zawsze o istnieniu takiego związku.

Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08 (nie publ.) w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przyjął, że w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów. Wskazano również, iż stopień podobieństwa jest usytuowany na niskim poziomie. Wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10 Biul.SN 2011, nr 5, s. 13-14).

Uwzględniając powyższe za uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, iż do naruszenia renomowanego znaku towarowego dochodzi wtedy, gdy podobieństwo późniejszego znaku do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest tego rodzaju, iż może wprowadzić konsumentów błąd. Stopień podobieństwa porównywanych znaków towarowych nie musi być aż tak znaczny, aby wprowadzał odbiorców w błąd. Sąd Apelacyjny błędnie argumentował więc, że podobieństwo ocenianego znaku towarowego, którym posługuje się pozwany, z wcześniejszymi zarejestrowanymi na rzecz powoda R. GmbH znakami towarowymi nie jest tego rodzaju, aby mogły być one ze sobą mylone lub utożsamiane z tym samym przedsiębiorcą lub mogły wywoływać przekonanie o powiązaniu gospodarczym stron. Zasadnie także zarzucono naruszenie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego przewidziana w tym przepisie, tj. podobieństwo między znakiem pozwanego a wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym powoda R. GmbH - które może prowadzić do związku myślowego kojarzenia przez przeciętnego konsumenta obu porównywanych znaków - stanowi fakt wymagający dowodu podczas, gdy istnienie tego związku podlega samodzielnej ocenie przez sąd z uwzględnieniem wszelkich okoliczności sprawy, według kryteriów - wcześniej wskazanych - sprecyzowanych w orzecznictwie.

Wyrok SN z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15

Standard: 13610 (pełna treść orzeczenia)