Kompozycje kolorystyczne (znaki barwne, kolory, układy kolorów) indywidualizujące przedsiębiorstwo

Nie sposób zgodzić się z tezą, jakoby kompozycje kolorystyczne indywidualizujące przedsiębiorstwo, pochodzące od niego towary i usługi nie podlegały ochronie w ramach prawa własności przemysłowej, skoro jest ona sprzeczna z treścią art. 120 ust. 2 p.w.p., poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w rozpoznawanej sprawie, w których potwierdzono możliwość ochrony określonych zestawień kolorystycznych i stanowiskiem orzecznictwa uznającego, że pojedynczy kolor lub kombinacje kolorów mogą posiadać zdolność odróżniającą w związku ze zgłaszanymi towarami lub usługami (por. m.in. wyroki NSA z dnia 29 marca 2007 r., II GSK 305/06, nie publ., z dnia 23 listopada 2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, i z dnia 20 lutego 2007r., II GSK 247/06, nie publ.).

Podobny wniosek należy wywieść w odniesieniu do relewantnych uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE (art. 2) z 22 października 2008 r. (dawniej dyrektywa 89/104), mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 2008.299.25 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 (art. 4) z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 2009.78.1 ze zm.), w których pojedynczy kolor lub nawet zestawienia kolorów nie zostały wprawdzie wymienione w definicji pojęcia znaku towarowego, ale dopuszczalne formy oznaczeń zostały w nich wskazane jedynie przykładowo, jako mające charakter akcesoryjny wobec zasadniczej funkcji oznaczeń używanych w charakterze znaków towarowych.

W konsekwencji, w praktyce orzeczniczej na tle tych regulacji przyjmuje się, że pojedyncze kolory per se oraz ich kombinacje posiadają abstrakcyjną zdolność odróżniającą i mogą stanowić unijny znak towarowy. Nie negując, że kolor – w oczach odbiorców- jest najczęściej postrzegany jako forma dekoracji, wykończenia, standardowej prezentacji towaru lub element techniczno - funkcjonalny, przyjmuje się, że kolory może wyjątkowo cechować pierwotna zdolność odróżniająca lub mogą one nabyć wtórną zdolność odróżniającą, w wyniku ich używania w połączeniu z określonymi towarami lub usługami (por. wyroki SPI z dnia 9 lipca 2003 r., T - 234/01, Andreas Stil v Ohim, Zb.Orz. 2003, s. II - 2867, z dnia 5 września 2002, T -316/00, Viking- UmwelttechnikGmbh v Ohim, Zb. Orz. 2002, s. II – 3715, z dnia 9 października 2002 r., T 173/00, KWS Saat AG v Ohim, Zb. Orz. 2002, s. II – 3843, wyroki ETS z dnia 4 maja 1999 r. C – 108/97 i C – 109/97, Chiemsee, Zb. Orz. 1999, s. I 2779, z dnia 6 maja 2003 r., C – 104/01, Libertel, Zb. Orz. 2003, s. I – 3793, z dnia 24 czerwca 2004r., C – 49/02, HeidelbergerBauchemie, Zb. Orz. 2004, s. I – 6129, z dnia 21 października 2004 r., C – 447/02, P, Orange - 2, Zb.Orz. 2004, s. I -10107).

Stosując zatem prounijną wykładnię znajdujących zastosowanie przepisów prawa w granicach podstaw należało dojść do tożsamych wniosków (por. m.in. wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 1995 r., w sprawach połączonych C 430/93 i C 431/93 Jeroen van Schijndel i Johannes Nicolaas Cornelius van Veen przeciwko StichtingPensioenfondsvoorFysiotterapeuten, EU:C:1995:441 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2006 r., II PK 17/06, OSNP 2008, nr 1 - 2, poz. 8, z dnia 9 maja 2013 r., II CSK 466/12, OSNC – ZD 2014, nr C, poz. 46, z dnia 12 czerwca 2013 r., II CSK 642/12, nie publ., z dnia 26 czerwca 2013 r., V CSK 366/12, nie publ., i z dnia 28 stycznia 2014 r., I CSK 220/13, nie publ.).

W ustalonym stanie faktycznym zielono – żółta kombinacja kolorów z dominacją koloru zielonego jest zasadniczym elementem skojarzenia mogącego wprowadzić w błąd i stąd konieczny jest dla ochrony znaku zakaz dotyczący koloru. Podobne stanowisko przyjęto na tle rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 wskazując, że nawet jeśli znak nie został zarejestrowany w kolorze, ale jego właściciel używa go powszechnie w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ten znak z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 207/2009 (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r., C - 252/12 w sprawie Specsavers International Heathcare Ltd. i inni v Asda Stores Ltd, ZOTSiS 2013/7-/I). Kryteria udzielenia ochrony renomowanym znakom towarowym powódki w rozpoznawanej sprawie odpowiadają zasadom wypracowanym w orzecznictwie sądów unijnych (por. m.in. wyroki ETS z dnia 14 września 1999r., C 375/97, General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy), Zb. Orz. 1999, s. I – 1521, z dnia 23 października 2003 r. C -408/01, Adidas – Salamon, Zb. Orz. 2003, s. I – 12537, z dnia 9 stycznia 2003r., C -292/00, Davidoff I, Zb.Orz.2003, s. I – 389, z dnia 27 listopada 2008 r., C 252/07, Inter Corporation, Zb. Orz. 2008, s. I – 8823, z dnia 18 czerwca 2009 r., C – 487/07, L’ Oreal I, Zb.Orz. 2009, s. I – 5185, wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 r., C – 323/09, Interflora).

Wyrok SN z dnia 27 września 2017 r., IV CSK 674/16

Standard: 10895 (pełna treść orzeczenia)

Znakiem towarowym może być kolor per se oraz kombinacja kolorów.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Natomiast art. 120 ust. 2 p.w.p. stanowi, że znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Pojęcie znaku barwnego występuje w art. 138 p.w.p. określającym elementy, które powinno zawierać zgłoszenie znaku towarowego. Zgodnie z art. 138 ust. 2 p.w.p., jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego. W przypadku znaków barwnych za jeden znak towarowy uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Pojęcie znaku barwnego występowało również w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 91, poz. 564), który w § 20 stanowił, że w celu określenia znaku towarowego, o którym mowa w § 19 pkt 2, wpisuje się znak towarowy lub zamieszcza się odbitkę znaku i podaje klasy elementów graficznych, jeżeli znak je zawiera, oraz, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji znaku, jego rodzaju (znak przestrzenny, znak dźwiękowy), a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów. Zdaniem skarżących, konsekwencją uznania określonego znaku towarowego, w tym znaku krajowego nr (...), za znak barwny jest to, że ochroną objętą jest każde, abstrakcyjne, a więc niezależnie od formy (sposobu) przedstawienia zestawienie barw jako znaku towarowego dla oznaczenia pochodzenia towarów, w rozważanym przypadku opakowań napojów energetycznych. Zagadnie to dotyczy możliwości uznania za znak towarowy koloru per se, czy też kombinacji kolorów za znak barwny.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu pierwszej Instancji na tle przepisów unijnych odnoszących się do ochrony znaków towarowych, a które jest także aktualne w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, przyjęto, że znakiem towarowym może być kolor per se oraz kombinacja kolorów. Kolory lub układy kolorów określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów mogą składać się na znak towarowy, jeżeli spełnią trzy warunki: po pierwsze, muszą stanowić one oznaczenie. Kolor jest w zasadzie zwyczajną właściwością rzeczy. Zazwyczaj kolory używane są ze względu na ich zdolność przyciągania uwagi i właściwości dekoracyjne, nie przekazując żadnego określonego oznaczenia. Może on jednak stanowić oznaczenie. Zależy to od kontekstu, w jakim kolor został użyty. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Możliwość przedstawienia graficznego, oznacza możliwość przedstawienia oznaczenia w formie wizualnej, w szczególności poprzez figury, linie lub znaki pisarskie, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację. By pełnić swą funkcję przedstawienie w formie graficznej musi być: jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępnie, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie C-273/00, Sieckmann oraz z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV). Przedstawienie graficzne dwóch lub więcej kolorów, określonych w sposób abstrakcyjny i bez konturów, powinno być opatrzone dokładnymi dyspozycjami dotyczącymi określonego z góry i stałego sposobu połączenia danych kolorów. Samo tylko zestawienie dwóch lub więcej kolorów, bez nadania im formy lub konturów, lub samo tylko wymienienie dwóch lub więcej kolorów „we wszystkich możliwych do wyobrażenia formach”, nie spełnia przesłanek dokładności i trwałości. Takie przedstawienie znaku towarowego może bowiem mieścić w sobie wiele różnorodnych układów, co uniemożliwiałoby konsumentowi postrzeżenie i zapamiętanie konkretnego układu, którym mógłby posłużyć się z przekonaniem, chcąc ponownie dokonać danego zakupu, a po drugie uniemożliwiałoby właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego poznanie zakresu praw podlegających ochronie, przysługujących właścicielowi w związku z rejestracją znaku towarowego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH). Zgłoszona graficznie prezentacja określa znak, a proporcje między kolorami powinny być możliwe do określenia na jej podstawie (zgodnie z zasadą WYSIWYG - ang. what you see what you get - dostajesz to co widzisz). Znak przedstawiony jako dwa kolorowe paski o tej samej wielkości wyznacza więc proporcje 50/50. Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 231/10 (Biul. SN 2011, nr 1, poz. 11) przyjęto, że kompozycja kolorystyczna o odpowiednim sposobie proporcji zastosowania kolorów może być objęta ochroną prawną jako znak towarowy (art. 296 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1-3 p.w.p.). Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie C-104/01). Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 r., w sprawie C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH wynika, że kolory, które nie posiadają ab initio charakteru odróżniającego, mogą go ewentualnie uzyskać poprzez ich używanie w połączeniu z określonymi towarami lub usługami. Istotne jest czy to używanie było na tyle wystarczające, aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców rozpoznanie za pośrednictwem spornego znaku towarowego pochodzenia handlowego określonych towarów lub usług (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2004 r., w sprawie C-447/02, P KWS Saat oraz z dnia 18 czerwca 2002 r., w sprawie C-299/99, Philips). W tych granicach kolory i układy kolorów, określone w sposób abstrakcyjny i bez konturów, mogą być zdatne do rozróżnienia towarów i usług danego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. Z tych względów nie można przyjąć, że uznanie znaku towarowego nr (...) za barwny, powoduje, że ochronie podlega każda jego bezkonturowa postać obejmująca zestawienie dwóch kolorów: srebrnego i niebieskiego. Określony układ kolorów - obejmujący położenie barw wobec siebie oraz ich proporcje, zgodnie z wizualizacją przedstawioną w zgłoszeniu, tj. kolor niebieski z lewej strony, kolor srebrny z prawej strony, ich przyleganie do siebie oraz proporcje równe lub zbliżone do 50:50 - ma więc znaczenie dla oceny zakresu ochrony tego znaku towarowego. Tym bardziej w sytuacji, w której jedna z barw - srebrna - będąca elementem tego znaku towarowego jest zwykłą właściwością opakowania (puszki), w którym zazwyczaj są oferowane konsumentom napoje energetyczne, co znacznie osłabia zdolność odróżniającą tego koloru jako elementu barwnego znaku towarowego. Bezkonturowy znak towarowy składający się z dwóch barw: srebrnej i niebieskiej w każdej możliwej formie (układzie), jedynie w proporcji około 50:50 nie miałby zdolności odróżniającej pozwalającej grupie odbiorców towarów (napojów energetycznych) rozróżnić pochodzenie tych towarów. Mimo powyższej oceny ostatecznie przesądzane o zasadności bądź bezzasadności zarzutu naruszenia art. 296 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. i art. 138 ust. 2 zd. 2 p.w.p. poprzez błędne nieprzyznanie ochrony krajowemu znakowi towarowemu zarejestrowanemu pod nr (...) ze względu na wcześniejsze wskazane uchybienia związane z oceną podobieństwa ocenianych znaków towarowych byłoby przedwczesne. Dokonując tej oceny należy mieć na względzie, że przeciętny konsument postrzega znaki jako całość i nie dokonuje analizy ich poszczególnych detali. Sąd drugiej instancji zwrócił uwagę na różnicę w treści przepisów: art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 odnoszących się do ochrony renomowanych znaków towarowych. Według pierwszego z nich, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Natomiast art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 stanowił przed jego zmianą - skutkującą zmianą numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych - że wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazywania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Zbliżone do zawartego w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 regulacje zawiera art. 5 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zgodnie z którym każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe. Również wcześniejsza Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) w art. 5 ust. 2 stanowiła, że każde Państwo Członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. W rozporządzeniu nr 207/2009 (art. 8 ust. 5), Pierwszej Dyrektywie Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. (art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4 lit. a) oraz Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. (art. 4 ust. 3, oraz ust. 4 lit. a) są zawarte regulacje odnoszące się do odmowy rejestracji znaku towarowego oraz unieważnienia jego zarejestrowania, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny i ma być lub został zarejestrowany dla towarów i usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą we Wspólnocie lub w danym Państwie członkowskim i jeżeli używanie późniejszego znaku towarowego bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego. Podobna regulacja była także zawarta w art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady WE 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE 1994 r., L.11.1). Przepisy te posługują się trybem przypuszczającym, natomiast przepisy wymienionych aktów prawnych odnoszące się do udzielenia ochrony w związku z bezpodstawnym używaniem późniejszego znaku towarowego posługują się trybem oznajmującym, co - zdaniem Sądu Apelacyjnego - ma wpływ na obowiązek dowodowy strony dochodzącej ochrony wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. W szczególności w przypadku, gdy ma zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 poszukujący ochrony na tej podstawie prawnej - inaczej niż to wynika z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. - powinien wykazać, że używanie identycznego lub podobnego oznaczenia do zarejestrowanego wcześniej i renomowanego znaku towarowego, powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Mimo różnej treści przepisów odnoszących do fazy rejestracji (unieważnienia) znaków towarowych oraz do ochrony związanej z bezpodstawnym używaniem oznaczeń identycznych lub podobnych do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych dotyczą one zapewnienia renomowanym znakom towarowym takiej samej ochrony. Cel tych przepisów jest podobny i polega na uprzedzeniu albo zapobieżeniu kolidującemu używaniu (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc. dotyczący wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) oraz art. 5 ust. 2 Dyrektywy 89/104/EWG). W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L’Oreal SA przyjęto, że szczególnym warunkiem objęcia ochroną przewidzianą w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy jest używanie identycznego z zarejestrowanym znaku towarowego lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, bądź działa lub może działać na ich szkodę. W piśmiennictwie trafnie wskazano, że wyżej dokonana wykładnia Trybunału Sprawiedliwości spowodowała, iż zgodną z nią jest także regulacja zawarta w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Istnieje więc podstawa, aby taki sposób wykładni odnieść do analogicznych uregulowań zawartych, odpowiednio, w art. 8 ust. 5 oraz art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w odniesieniu do przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 i analogicznych regulacji zawartych w powoływanych dyrektywach przyjęto konieczność zachowania wysokiego standardu dowodowego w celu wykazania, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego lub działa na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Można tu posłużyć się logiczną dedukcją, która jednak nie może wynikać ze zwykłych przypuszczeń (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 maja 2011 r., T-580/08 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2013 r., C-383/12 P, w sprawie OHIM - Wolf).

Wyrok SN z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15

Standard: 13609 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy